¿Están tus marcas registradas realmente protegidas? Cinco puntos de control para cerrar el ejercicio
El cierre del ejercicio es el momento elegido por las organizaciones para realizar una revisión sistemática o auditoría de su cartera de activos intangibles.
Debido a la relevancia de estos activos, esta función suele ser realizada o depender de la Dirección de la empresa o del departamento legal. En en el caso de empresas con un elevado número de activos intangibles, se suele contar con un Controller específico para esta función, o bien designar un especialista externo.
En esta entrada explicaré cinco puntos indispensables que el responsable de este área debe analizar en relación a las marcas registradas de la empresa. Se trata de cinco aspectos que pueden afectar a la validez legal de nuestra protección y que por tanto deben ser revisados adecuadamente:
1.- Titularidad de los registros
¿Están las marcas registradas a nombre de la empresa? Uno de los problemas más frecuentes que una auditoría de nuestra cartera de intangibles saca a la luz es con relación a la titularidad de los mismos. Centrándonos en las marcas registradas, es habitual encontrarse registros a nombre de los socios fundadores o de antiguos socios; cambios de razón social no inscritos en la OEPM; falta de documentación y de inscripción relativa a la cesión o licencias de los registros de terceros; etc...
Es indispensable que la entidad tenga correctamente inscrita la titularidad de sus marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como las posibles cesiones o licencias de expedientes propios o externos, para poder ejercer frente a terceros sus derechos.
Por ejemplo, hace unos meses, unos clientes de una empresa familiar tuvieron que realizar una adición a la herencia de su padre, fallecido en 2012, incluyendo todos los registros marcarios de la mercantil para poder renovar con éxito los expedientes que figuraban todavía a nombre del padre.
2.- Uso de la marca de forma equivalente a la registrada
Es normal que con el paso del tiempo las empresas realicen cambios en el diseño de las marcas para adaptarlas a las tendencias del mercado o a la evolución propia de la empresa..
Estos cambios pueden afectar tanto a la denominación (por ejemplo incorporando nuevos elementos, como "GRUPO") como al grafismo, lo que se conoce como un resideño o restyling.
Debes tener en cuenta el uso en el mercado de una marca en una forma que difiera sustancialmente a la forma registrada puede afectar a nuestros derechos. Si la marca registrada y la marca usada no son equivalentes perderemos nuestra protección marcaria.
Por tanto, los cambios deben ser analizados, y en su caso proceder a su registro como nuevos expedientes. Puedes leer más sobre el uso de la marca de forma diferente aquí
3.- Adecuación de la lista de Productos y Servicios
Las marcas están registradas en relación a una lista de productos y servicios que utiliza la Clasificación de Niza. Dicha clasificación agrupa todos los productos y servicios existentes en 45 clases. La protección de nuestra marca esta limitada a los productos y servicios aportados en la lista de nuestra solicitud. Es lo que se conoce como el principio de especialidad marcaria.
Es obligatorio revisar, si nuestra actividad actual se adecua a la lista protegida en la OEPM y proteger aquellas actividades no amparadas en la misma mediante nuevos registros.
Sobre la clasificación de Niza
Recomendado por LinkedIn
4.- Ambito geográfico y duración
El derecho de marca nace mediante el registro en la Oficina correspondiente, y esta limitado geográfica y temporalmente.
En vista de la evolución internacional de nuestro negocio deberemos comprobar que contamos con registros en los diferentes mercados, y obtener protección en aquellos que sean de relevancia.
De la misma forma, la vigencia de cada expediente es de diez años. Debiendo identificar aquellos expedientes próximos a su renovación. En España es posible comenzar la renovación de un expediente seis meses antes de su vencimiento.
5.- Prueba de uso
Los titulares de marcas están obligados por la Ley de Marcas a usar sus signos de manera efectiva.
Esto tiene dos implicaciones. La primera es que una marca sin uso real o efectivo en el mercado pueder ser anulada por cualquier tercero. Lo segundo es que para poder ejercer nuestros derechos marcarios contra terceros, será necesario aportar prueba de uso de los mismos.
Desde que se registre la marca, tenemos cinco años para comenzar a usarla. Del mismo modo un periodo de cinco años seguidos sin uso, puede ser causa de nulidad.
Las organizaciones deben llevar un control sobre el uso de sus expedientes, y guardar pruebas fehacientes del mismo (mediante facturas, anuncios publicitarios, etc...). Con el paso del tiempo, estas pruebas serán fundamentales para acreditar el uso frente a cualquier tercero.
La Auditoría de Activos Intangibles
La Auditoría de Activos Intangibles es un servicio de gestión empresarial que realiza una revisión sistemática de toda la propiedad intelectual e industrial de la empresa con el fin de:
Esta recomendada para aquella empresas que basan su éxito bien en la innovación, o bien en la diferenciación y la distintividad de sus productos.
Controlar la cartera de marcas. Adecuar los registros a los cambios legislativos. Proteger la innovación e implementar medidas de protección de los secretos empresariales son algunas de las ventajas de la auditoría.
Algunos de los destinatiarios de nuestro servicio de auditoría son: Empresas que tienen volumen de marcas registradas, y cuenta con numerosos productos en el mercado; Startups que han recibido o van a recibir financiación; Directivos que buscan evitar riesgos relacionados con su gestión; Organizaciones en proceso de reestructuración organizativa…
Descubre más en la web de Gestión de Intangibles