Marchi e NFTs: la Juventus vince davanti al Tribunale di Roma una delle prime cause sull’uso non autorizzato di marchi nel metaverso.

Una delle prime decisioni con cui un Tribunale italiano si è pronunciato sulla tutela del marchio nel metaverso è quella resa dal Tribunale di Roma lo scorso 20 luglio 2022 all’esito di un procedimento cautelare intrapreso dalla Juventus Football Club SpA nei confronti di una società italiana che aveva prodotto e commercializzato NFT (Non-Fungible Token) associati a “figurine” digitali collezionabili (“CARDS”): tra queste vi era quella riproducente l’immagine dell’ex-calciatore Bobo Vieri con indosso la maglia della Juventus e l’indicazione della squadra.

La Juventus che non aveva prestato alcun consenso alla riproduzione di maglia e nome, si è, dunque rivolta al Tribunale di Roma lamentando la violazione dei propri marchi denominativi JUVE e JUVENTUS nonché di quello figurativo costituito dalla maglia a strisce verticali bianco e nere con due stelle sul petto.

Accogliendo le domande della ricorrente, il Tribunale di Roma ha ritenuto che le attività contestate consistenti nella creazione e commercializzazione delle CARDS, integrassero un’ipotesi di contraffazione di marchio e concorrenza sleale, oltre che arrecare “un pericolo di danno sia in relazione alla possibile volgarizzazione del marchio che in relazione alla lesione dei diritti di sfruttamento del marchio medesimo, provocando un danno con obbiettive difficoltà di quantificazione”.

Conseguentemente il Tribunale ha disposto l’inibitoria dall'ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita degli NFT e dei contenuti digitali recanti la fotografia di Bobo Vieri anche modificata e/o i marchi di Juventus nonché l’uso di detti marchi in qualsiasi forma e modalità. È stato, inoltre, ordinato il loro ritiro dal commercio nonché la loro rimozione da ogni sito e pagina internet.

La decisione offre alcuni spunti molto interessanti. Innanzitutto, osservando che i marchi della Juventus sono certamente marchi notori, riguardando “la squadra italiana più titolata e con maggiori tifosi in Italia ed all’estero”, attribuisce alla loro notorietà carattere dirimente riconoscendo loro tutela extra-merceologica nel metaverso e in contesto virtuale, senza necessità di verificare se essi siano stati registrati anche per “prodotti virtuali downloadabili”.

Il Tribunale rileva che essi, in ogni caso, sono stati registrati per la classe 9 ossia anche per prodotti “inerenti .. a pubblicazioni elettroniche scaricabili” per cui la loro registrazione copre e tutela anche rispetto ai NFT. Il Tribunale mostra dunque di aderire all’opinione già espressa dall’Euipo e dai principali uffici nazionali e internazionali per cui la classe 9 sarebbe quella deputata alla registrazione del marchio utilizzato per contraddistinguere certe categorie di prodotti digitali in ambienti quali i giochi online, blockchain, NFT e metaverso.

 La decisione del Giudice romano ha, inoltre, chiarito che la concessione dell’autorizzazione da parte di Bobo Vieri all’utilizzo della propria immagine tramite la creazione di CARDS NFT non esclude “la necessità di chiedere l’autorizzazione dell’utilizzo dei marchi registrati inerenti le squadre di cui sono riprodotte le maglie e la denominazione, in quanto trattasi di beni destinati alla vendita commerciale, in relazione alle quali anche la fama delle diverse squadre in cui il calciatore ha giocato contribuiscono a dare valore all’immagine digitale da acquistare”. 

Un problema lasciato aperto dall’ordinanza riguarda l’esecuzione da parte della società resistente dell’ordine di ritiro dal commercio degli NFT soprattutto considerato che, già in corso di procedimento, questi erano stati tutti venduti e quindi erano divenuti di titolarità di soggetti terzi – i compratori, nei cui wallet gli NFT erano dunque confluiti.