Rischio di confusione nel diritto dei marchi

Le controversie in materia di marchi riguardano spesso l'esistenza di un rischio di confusione tra due marchi. Questo articolo intende fornire una breve panoramica sul tema del rischio di confusione.  

 Il diritto dei marchi mira a garantire la protezione dei marchi e a fornire indicazioni ai consumatori. Il rischio di confusione è quindi uno dei concetti più importanti del diritto dei marchi. Il rischio di confusione nel diritto dei marchi si verifica quando un marchio è così simile a un altro marchio da confondere i prodotti e i servizi di un'azienda con quelli di un'altra azienda. Ciò può generare confusione e danneggiare la reputazione delle aziende interessate. L'obiettivo è quello di evitare che i consumatori pensino che i prodotti provengano dalla stessa azienda o che vi sia un legame tra le due imprese.  

 Quando si deposita un marchio all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) o in Europa, l'ufficio competente non verifica se al momento della domanda di marchio siano già stati registrati altri marchi identici o simili e quindi se esista un rischio di confusione tra i marchi (i cosiddetti impedimenti assoluti alla registrazione). Esso verifica solo se la domanda di marchio è contrastata da impedimenti relativi alla registrazione. Se esiste effettivamente un rischio di confusione, vi sono conseguenze per il richiedente del marchio.  

 Conseguenze in caso di rischio di confusione tra due marchi 

Ogni titolare di marchio ha tre mesi di tempo dopo il deposito di una domanda di marchio per presentare un'opposizione contro il nuovo marchio depositato. Se questo termine non viene rispettato, c'è ancora la possibilità di intraprendere un'azione civile contro un marchio identico o simile in caso di timore di confusione e quindi di presentare un'azione di cancellazione contro il marchio presso il tribunale civile, che tuttavia comporta costi e sforzi considerevoli. Inoltre, i titolari di marchi anteriori hanno diritto a richiedere provvedimenti ingiuntivi e danni. È quindi consigliabile effettuare una ricerca accurata e approfondita sul marchio prima di depositare una domanda di marchio, al fine di evitare spiacevoli controversie legali. Una volta protetto, il marchio deve essere monitorato attivamente attraverso un sistema di monitoraggio dei marchi, in modo da poter intervenire immediatamente ed economicamente in caso di possibile violazione. 

 È importante sapere che il diritto dei marchi protegge i segni solo in relazione alle classi di prodotti e servizi richiesti. Quindi, ad esempio, se si registra il segno "piccione" come marchio per le biciclette, non c'è quasi alcun rischio di confusione con l'uso del segno "piccione" da parte di terzi per, ad esempio, servizi legali. La situazione potrebbe essere diversa se il segno "piccione" venisse utilizzato per caschi da bicicletta invece che per servizi legali. Esiste tuttavia un'eccezione, ossia nel caso di marchi famosi (ad esempio Coca-Cola) in cui la protezione si applica a tutte le classi.  

 Fattori rilevanti nella valutazione del rischio di confusione 

Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, la questione dell'esistenza di un rischio di confusione deve essere valutata in modo globale, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. A tal fine, si deve ipotizzare un'interazione tra l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi, il grado di somiglianza del marchio e il carattere distintivo del marchio anteriore.  

a) Rischio di confusione tra marchi verbali: 

Per valutare il rischio di confusione tra marchi verbali, gli uffici marchi e i tribunali tengono conto dei seguenti fattori:   

• Somiglianza dei segni 

La somiglianza dei segni viene esaminata sulla base dei seguenti criteri:  

- Somiglianza fonetica: si verifica se esiste un rischio di confusione nella pronuncia dei due marchi. Si deve prestare attenzione alla pronuncia abituale.  

Esempi di somiglianza fonetica: Securo / Securit, Nike / Mike, Coca cola / Koka Kola. 

- Somiglianza visiva (scritta): in questo caso si verifica in particolare se i due marchi sono simili o identici nel loro aspetto scritto. Per valutare il rischio di confusione, occorre esaminare in particolare la lunghezza delle parole o il numero di lettere.  

Esempi di somiglianza visiva: Afro / aero, Pallas / Prectinino / Prantinino.  

- Somiglianza concettuale: in questo caso si deve esaminare se i due marchi sono concettualmente identici o simili.  

Esempi di somiglianza concettuale: breadfast / breadquick  

Per ipotizzare un rischio di confusione, è sufficiente che la somiglianza tra due marchi esista solo a un livello.  

• Somiglianza di prodotti e servizi 

Affinché si possa ipotizzare un rischio di confusione, non è sufficiente la mera somiglianza dei segni; anche i prodotti e i servizi devono essere simili. Per rispondere alla domanda se vi sia somiglianza tra prodotti e servizi, è decisivo se il pubblico di riferimento possa ritenere che i prodotti e i servizi provengano dalla stessa azienda o da aziende economicamente collegate. Ad esempio, devono essere esaminati l'origine operativa, i prodotti o servizi concorrenti o complementari, i prodotti/accessori principali, ecc.  

• Carattere distintivo del marchio anteriore 

Il carattere distintivo di un marchio si riferisce al suo ambito di protezione. Si distingue tra carattere distintivo debole, normale e rafforzato. Il carattere distintivo di un marchio dipende da quanto il segno sia descrittivo dei prodotti e dei servizi. Un marchio che non è nemmeno parzialmente descrittivo dei prodotti e servizi ha un carattere distintivo maggiore. Come per il rischio di confusione, la valutazione dell'ambito di protezione del marchio è sempre una decisione da prendere caso per caso.  

 b) Rischio di confusione tra marchi figurativi: 

Per valutare se esiste un rischio di confusione tra due marchi figurativi, occorre determinare l'impressione visiva che rimane nella mente di un consumatore medio. Si presume che il consumatore non ricordi tutti i dettagli del primo marchio quando vede il secondo. Le cornici e gli ornamenti hanno quindi un peso minore. Anche in questo caso, però, si deve sempre tenere conto di tutte le circostanze del singolo caso.  

c) Rischio di confusione nel caso di marchi verbali/figurativi:  

Quando si valuta il rischio di confusione tra un marchio verbale e un marchio denominativo/figurativo, ossia un marchio in cui una o più parole sono combinate con un elemento grafico. In questo caso, l'attenzione si concentra quasi esclusivamente sulla somiglianza fonetica. Pertanto, si tiene conto dell'elemento verbale del marchio, poiché nel caso dei marchi verbali e figurativi l'impressione generale è solitamente caratterizzata dal suono dell'elemento verbale.  

Protezione speciale per i marchi famosi Art. 15 MschG  

Ai sensi dell'art. 15 della Legge sui marchi, i marchi famosi godono di un grado di protezione più elevato rispetto ai marchi normali. Da un lato, il loro ambito di protezione specifico per il prodotto non è vincolato all'elenco dei prodotti e servizi rivendicati e, dopo la scadenza del periodo di attesa di cinque anni, alla situazione di uso effettivo. Questa protezione speciale mira in particolare a impedire che la reputazione dei marchi famosi venga sfruttata.  

Il momento in cui un marchio è effettivamente considerato famoso è controverso e va deciso caso per caso. Secondo la giurisprudenza, dovrebbe essere sufficiente un grado minimo di notorietà del 30% rispetto alla popolazione nel suo complesso. Anche altri criteri svolgono un ruolo.  

Esempi in cui è stata affermata la rivendicazione del marchio noto:  

- The North Face e The Dog Face (Oberlandgericht, decisione del 28.06.2022). 

 La problematica del rischio di confusione nel diritto dei marchi è quindi molto importante e complessa. Per questo motivo è altamente consigliabile consultare uno specialista.  

 Saremo lieti di fornirvi un supporto competente nel processo di registrazione del marchio, in modo da ottenere la migliore protezione possibile in Svizzera. Saremo lieti di fornirvi una consulenza gratuita +41 41 450 43 14