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Fondamentale Decisione della United States Court of Appeals for the Federal Circuit. Il caso nasce da un'opposizione avviata da parte del BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac), l'ente francese che presiede alla tutela della indicazione geografica #COGNAC, contro la registrazione del marchio figurativo "COLOGNE & COGNAC ENTERTAINMENT" depositato per prodotti e servizi audio e video. Il Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) aveva respinto l'opposizione, non rilevando alcun rischio di confusione o dilution del segno distintivo COGNAC, valorizzato secondo la prassi USA come marchio di certificazione non-registrato (common law certification mark) e non come indicazione geografica non registrata, non vigendo negli USA un sistema di tutela diretta e autonomo delle indicazioni geografiche paragonabile a quello europeo. La Corte d'Appello ha smontato integralmente la decisione del TTAB, affrontando molte questioni cruciali nella tutela delle indicazioni geografiche negli USA, e di fatto elevando di qui in avanti gli standard di tutela delle indicazioni geografiche come marchi di certificazione. Si confida dunque che questi nuovi, più generosi e più "europei" standard verranno seguiti sia dal TTAB che dagli esaminatori dello USPTO. La decisione è consultabile qui: https://lnkd.in/d5_D-PQR
Molto interessante, grazie Boris!
Avvocato Consulente in proprietà intellettuale presso Società Italiana Brevetti S.p.A.
4moGrazie Boris per il tuo commento. Condivido l'importanza della decisione del TTAB. Segnalo due aspetti: 1) l'opposizione venne presentata anche dall'Inao, che risulta essere l'organo di controllo nel disciplinare del Cognac. Molto interessanti i passaggi sul marchio come "indicator of its geographic origin", mentre "there is no statutory requirements that consumers be aware of the certification status of the mark". In passato in USA ho riscontrato problemi sulla questione della certificazione: chi fa i controlli? Non i Consorzi titolari dei marchi, che al massimo gestiscono gli agenti vigilatori sul mercato. Da qui il ruolo dell'Inao o per noi di Valoritalia, Siquria, ecc. Ma che conseguenze possono avere ora i passaggi sulla natura del certification mark? 2) quale sarebbe stato idealmente l'esito di un'opposizione allo stesso marchio all'Euipo? Non c'era il rischio che fosse richiesta la prova dello sfruttamento della rinomanza, mai facile da raggiungere? Il reg 787/2019 non parlava di dilution. Ora nel reg 2024/1143 si parla di dilution.