Registro de marcas: Entre amenazas y ventajas competitivas

Registro de marcas: Entre amenazas y ventajas competitivas


Crear un nombre, un diseño, un slogan que impacten al público consumidor y consolidarlos en el mercado son metas que todos los empresarios persiguen. Detrás de cada marca exitosa hay una gran labor y una importante inversión en creación, promoción y publicidad, así como un constante control de calidad de los productos o servicios que ésta ampara.


Aquellos que logran crear una marca conocida y reconocida, a pesar de la globalización, de las crisis económicas y de la competencia que inunda el mercado con productos similares o sustitutos, deberán pensar seriamente en protegerla. No es un capricho, ni un lujo, es una obligación legal; quien quiere que su marca sea respetada por sus competidores, o bien está interesado en obtener beneficios económicos derivados de la misma, tiene una sola opción: el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.


A pesar de que estamos viviendo en la frontera con el país que más favorece la propiedad intelectual en el mundo, en nuestra región la protección de las marcas no goza de la atención que se merece, por lo que es importante resaltar las principales amenazas por falta de registro y las ventas competitivas de las que gozan los empresarios que se preocupan por proteger sus derechos intelectuales.


AMENAZAS POR FALTA DE REGISTRO


1. PÉRDIDA DEL DERECHO DE REGISTRO. Para que una marca se pueda registrar en una clase determinada de productos o servicios, es necesario que en ninguna otra parte del país exista una marca idéntica o similar en grado de confusión que proteja productos o servicios del mismo giro. Cualquier día que dejamos pasar sin presentar su solicitud de registro es una oportunidad para que otra persona, en el otro lado del país, por casualidad o intencionalmente, registre con prioridad la misma marca o una suficientemente similar.


2. “COMPRA” DE SU PROPIA MARCA. La principal preocupación del empresario es el éxito de su negocio y de sus productos o servicios, dejando a un lado a veces los trámites legales. Esto puede provocar – y sucede con bastante frecuencia -, que empleados desleales o competidores registren a su nombre una marca ajena, esperando que ésta tenga éxito, para después ofrecerla en “venta” a la misma persona que la creó. Para evitar este tipo de injusticias, es recomendable registrar la marca en todas las formas (como nominativa, figurativa o mixta) desde el primer momento en el que se da a conocer o incluso antes de exhibirla en el mercado.


3. DEMANDA CIVIL O PENAL. En el caso en que el titular de la marca registrada es un competidor que buscar perjudicarlo, lo puede demandar civil y penalmente, por infringir sus “derechos”. Tal juicio le puede costar tiempo y dinero, y sobre todo, afectar su imagen, su reputación y el éxito de sus productos o servicios en el mercado.


4. IMITACIÓN DE LA MARCA. Quien no tiene registrada la marca, no puede exigir que ésta sea respetada, en cuyo caso abrirá camino a otros competidores para aprovecharse del nombre y de la calidad de sus productos en beneficio propio, imitando hasta confusión su marca, sin consecuencia legal alguna.


VENTAJAS COMPETITIVAS DEL REGISTRO


1. PROTECCIÓN LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL. Una marca registrada es un activo intangible importante, cuyo peso aumenta con el tiempo, reflejando el verdadero valor de un negocio en su conjunto. El contar con un registro de marca permite al empresario demandar el respeto a sus derechos patrimoniales y morales, para lo cual cuenta con acciones civiles, administrativas y penales para hacer valer dichos derechos y obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la violación de éstos. Además, la propiedad intelectual es una de las áreas con la regulación más uniforme a nivel mundial. México es parte de tratados internacionales que permiten realizar el trámite en el país y obtener el registro en diferentes partes del mundo, siempre que se cumplan las reglas específicas de cada país.


2. CESIÓN DE LA MARCA. Como verdadera riqueza y como bien intangible, una marca registrada se puede ceder, donar, heredar, aportar al capital social de una sociedad o transmitir de cualquier otra manera, por el valor que represente en el momento de dicha cesión, el cual puede ser tan alto como sea conocida la marca.


3. LICENCIAS DE USO DE LA MARCA. El titular de una marca registrada puede permitir el uso y goce de la misma a través de un contrato de licencia, y a cambio de un precio denominado regalías, cuyo monto también refleja la notoriedad de la marca. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas, dependiendo de los intereses de las partes contratantes. De esta manera, el empresario persona física puede cobrar regalías a las empresas que utilicen los derechos intelectuales creados y desarrollados por él.


4. CREACIÓN DE FRANQUICIAS. Si a una marca registrada conocida le agregamos un secreto de fabricación o de comercialización, es decir, la receta del éxito traducida en conocimientos, el negocio se puede convertir en una franquicia. De esta manera, se podrá explotar la marca en las condiciones que el titular de la misma establezca, sujeto a pago de regalías, y a reglas estrictas que aseguren la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al público al amparo de la marca registrada.


A primera vista, el registro de marcas parece un “trámite” simple, consistente del llenado de un formulario y un pago de derechos que se pueden hacer en línea y aparentemente al alcance de todos. Sin embargo, si alguien intenta de registrar la marca "a la ligera", sin haber revisado previamente y de manera profesional las otras marcas previamente registradas que se parezcan a la suya y/o no describe adecuadamente los productos o servicios que pretende amparar, sus posibilidades de registro son mínimas.


Por lo tanto, no vale la pena arriesgar el patrimonio intelectual de un negocio tratando el registro de marca como un simple trámite, pues rescatar una solicitud incorrectamente planteada o defender en juicio una marca en controversia es mucho más complejo, lento y costoso, por lo que es importante consultar al especialista antes de promover la solicitud para incrementar las posibilidades de éxito y de esta manera mantener a salvo su activo intangible más valioso: la marca que representa su negocio, su producto, su trayectoria y su reputación.

Fernando Velázquez Ferreiro

Abogado de Empresa | Corporativo - Litigio - Laboral y Colectivo. Maestría Derecho Laboral | Aviación - Petróleo y Gas.

4mo

Lamentablemente existe la creencia que registrar una marca es algo rápido y sencillo y eso está muy alejado de la realidad; la Secretaría de Economía ha lanzado curso en donde "hacen creer" que simplemente es llenar la solicitud, pagar los derechos y esperar los 6 meses para obtener el registro, y esto no es así. El registrar una marca es complejo, hay que hacer un análisis previo del tipo de marca, viabilidad para conocer las posibilidades de éxito ya que hay marcas que ya están registradas, existe una similitud o simplemente están impedidas para obtener un registro. La solicitud será analizada en primera instancia en su forma y posterior a ello en su fondo y aquí está lo complicado ya que hay que librar anterioridades o recursos de oposición, en donde en caso de existir se debe dar contestación dentro del plazo y con argumentos sólidos para lograr hacer notar que nuestra marca no genera una confusión en el mercado o, entre otros casos, no desea aprovecharse de la reputación, prestigio o consumidores de una marca ya existente. Mucho se puede hablar del tema pero sin duda es un error tratar de registrar una marca sin tener la asesoría de un abogado experto en Propiedad Industrial.

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Gracias Vladia, me parece que este es un perfecto de los temas que tenemos que estar revisitando de tiempo en tiempo, ya sea como recordatorio y también para llevar la "evangelización" a quien no la ha recibido.

La recomendación de «registrar la marca en todas las formas (como nominativa, figurativa o mixta) desde el primer momento en el que se da a conocer o incluso antes de exhibirla en el mercado», me recuerda a una práctica recurrente entre las grandes compañías: reservar el nombre de usuario apenas sale una nueva red social, sin importar que no vayan a publicar inmediatamente, porque lo que necesitan es tener el perfil en cuestión y que nadie más se les adelante.

Javier Reyes Becerril

Abogado de Empresa | Administrativo | Marcas | Franquicias

4mo

Vladia Mucenic que gran aporte, yo tal vez resaltaría la última parte de acercarse a un experto porque por estadística es de lo que menos se hace. Y como bien mencionas la mayoría de la veces es empezar de cero la solicitud porque no traía ni los elementos mínimos exigidos por la norma. Aunque también es una realidad que hay muchos que se mencionan como expertos y no realizan bien su trabajo. Porque no realizan un buen seguimiento de la solicitud ingresada o no verifican desde el inicio las clases aplicables de acuerdo a los productos y servicios ofrecidos por la empresa.

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