QUÉ ES LO QUE NO ES MARCA Y, EN CONSECUENCIA, NO SE PUEDE REGISTRAR COMO TAL

En nuestra publicación anterior de principios de este mes (“¿QUÉ ES UNA MARCA, QUÉ TIPOS DE MARCAS EXISTEN Y CUÁLES PUEDEN REGISTRARSE?”) nos ocupamos de qué signos tenían distintividad para poder ser registrados como marca. En este nuevo artículo, nos ocuparemos de aquellos signos que por no tener distintividad intrínseca no son marcas de por sí. En Argentina, en líneas generales, esos signos no registrables se encuentran enmarcados principalmente en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Designaciones 22.362, y algún otro en su artículo 3, pero son conceptos generales que se aplican en la mayoría de las oficinas de los más diversos países.

Comencemos por comprender qué signos no son marcas por carecer de capacidad distintiva marcaria y, por lo tanto, no son registrables. Este concepto es un desprendimiento del principio general de que las marcas son signos distintivos, por lo que aquello que no puede funcionar como signo distintivo marcario no será marca. Principalmente este argumento se fundamenta en que la marca registrada otorga a su titular un derecho exclusivo para usar la marca para los productos para los que fue registrada, y ese derecho implica que el titular puede impedir que los terceros no autorizados usen su marca en relación con esos productos; y si ello se aplicara a signos que no tienen carácter distintivo marcario, se estaría cometiendo una injusticia y un ejercicio abusivo del derecho

Dentro de este grupo lo primero que encontramos son los signos indicativos o descriptivos, desde el punto de vista lingüístico, del producto o servicio a distinguir. Un signo descriptivo o indicativo del producto o servicio a distinguir es la palabra necesaria o habitual utilizada normalmente en el lenguaje para referirse a es producto o servicio o para describir alguna de sus características esenciales (naturaleza, función, cualidades, etc.). Adviértase que no sólo se incluyen las palabras necesarias para referirse al producto o al signo, sino también las habituales para ello. Esto tiene como fundamento, por un lado, que se estaría utilizando la asignación del significado lingüístico del signo como significado marcario (ver artículo anterior sobre semiología del signo marcario), por lo que no sería marca de por sí y, por otro lado, encuentra fundamento en que si se le otorgara el registro marcario y la exclusividad de su uso a una persona en particular, nadie más podría utilizarla en el futuro sin su autorización, pese a que hoy es una palabra o nombre que les pertenece a todos por igual.

Tal vez con un ejemplo se entienda mejor. La palabra “pantalón”, en su significado lingüístico castellano, designa la prenda de vestir que cubre el cuerpo de la cintura para abajo, hasta el tobillo, con una pernera para cada pierna que la rodea completamente. Esta palabra es descriptiva o indicativa del producto a distinguir si se la pretende registrar como marca de pantalones. En ese caso, no podrá ser marca porque coincidiría su asignación de significado lingüístico con la asignación de significado marcario, es decir, carecería de distintividad marcaria y, por eso, no puede ser un signo distintivo marcario y no es marca para pantalones. Debe tenerse en cuenta que, si se permitiera su registro para pantalones, el titular de la marca podría eventualmente impedir a sus competidores, que también venden pantalones, promocionar la venta de sus productos con esa palabra que resulta necesaria y habitual para ello, lo que resultaría un disparate jurídico. Pero ello no impide que esa palabra que es necesaria y habitual para esos productos, sí pueda registrarse para otros productos o servicios diferentes respecto de los cuales no sea ni necesaria ni habitual. Así, la palabra “PANTALON” sí es marca o signo distintivo marcario y, en principio, podría ser registrada como marca para chocolates. Por fuera de las designaciones necesarias, y dentro de las habituales, encontraremos palabras del lunfardo, del habla popular y modismos extranjeros.

Lo mismo ocurre con las palabras, nombres o signos que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro. Es un ejemplo muy cercano al caso anterior, pero aquí no indican ni describen, sino que solamente su uso pasó al uso general antes de ser solicitados como marca por lo cual, si se concediera el registro, se estaría dando una ventaja injusta a una sola persona por sobre encima de sus competidores que ya venían utilizando esa palabra o ese signo. Esto ocurre habitualmente con determinadas formas de envases, o si están presentes en varios signos marcarios registrados en la misma clase y se pretende su registro en forma individual sin agregarle elementos diferenciadores de los anteriores, pues carecería de capacidad distintiva. Pero el caso paradigmático de ese supuesto es cuando un signo que en algún momento fue una marca, perdió su capacidad distintiva para pasar a ser el nombre habitual del producto (telgopor, gomina, birome, etc.). Este uso general debe abarcar a todo el sector y que se hable “en general” del producto o servicio con ese término. Pues será entonces cuando deje de tener capacidad distintiva marcaria para el consumidor. Respecto de marcas que aún estén registradas y hayan perdido su poder distintivo, es una cuestión a analizar por separado en otro artículo.

Otro caso es el color natural del producto o un solo color aplicado a todo el producto. En el primer supuesto, nadie puede apropiarse del color natural del producto para registrarlo como marca pues se estaría otorgando a su titular un derecho abusivo que excluiría del mercado a sus competidores en forma ilegítima. Pensemos en el color blanco para leche. Ese color jamás podría ser registrado como marca de leche pues los demás vendedores de leche no podrían vender su producto sin pedir autorización previa al titular registral. Por lo demás, carecería de distintividad marcaria. Algo similar ocurre con que un solo color aplicado a todo el producto no es marca, y no estamos hablando del color natural sino de otro diferente. Acá el motivo no es que el color no natural no pueda ser marca de por sí, sino que la poca cantidad de colores permitiría que un solicitante se apropiara de todos ellos y así impedir cualquier cambio de color de la competencia. Además, existen productos que no tienen un color “natural”, y en ese caso un solo color aplicado a todo el producto sería casi indicativo (una camisa blanca, celeste, rosada, etc.).

Por último, en materia de marcas tridimensionales, encontramos las formas de los productos. Esta es una prohibición bastante habitual, pero debemos destacar que hay que interpretarla como que se aplica sólo a la forma necesaria o habitual del producto, pues sólo esas formas carecerán de distintivo marcario. Por ello, una forma “no necesaria” o “no habitual” sí puede ser registrada como marca: la botella de coca-cola, la forma del envase de un detergente, una botella de perfume, la forma de un zapato, etc.

Por otra parte, una frase publicitaria que carezca de originalidad entra dentro del mismo concepto de falta de poder distintivo, ya que pertenece a todos por igual, cualquiera la puede usar (los mejores colchones”) y no entraña creación de ningún tipo. Hay países que permiten el registro de estas frases en forma individual y aislada y otros que siempre la validarán junto con la marca que publicitan.

Habiendo establecido estos casos generales, debemos destacar que aquí se aplican otros posibles escenarios. Entre ellos podemos señalar cuando se pide un conjunto marcario constituido por una palabra o nombre indicativo y otro elemento con carácter distintivo; por ejemplo, “PANTALONES PERKINS” para pantalones. Como la marca es el conjunto y no los elementos aisladamente considerados, esa marca debería concederse. Pero para aventar cualquier riesgo de denegatoria, al solicitar la marca siempre puede hacerse un disclaimer, una renuncia al privilegio sobre la palabra indicativa o descriptiva aisladamente considerada, pero manteniendo el privilegio sobre el conjunto. Así, una marca concedida con esa renuncia al privilegio sólo otorgaría derechos sobre el conjunto o sobre los elementos distintivos, pero no sobre la parte que carece de carácter distintivo, por lo que su titular no podría oponerse a que otra persona utilice la palabra pantalones para comercializar sus propios productos.

Otro caso sucedería si se pide algún elemento de uso común o habitual o indicativo, pero con un diseño particular y se renuncia al privilegio sobre aquél elemento, pero no sobre el conjunto con su diseño. De esa forma, tampoco se adquirirán derechos sobre el término de uso común, pero sí sobre el particular diseño, tipo de letra, combinación de colores, etc. con lo que se conforme la marca que se pretende registrar. Esto sucede mucho con las etiquetas de productos que es habitual que incluyan elementos descriptivos o indicativos pero lo que se busca proteger es la etiqueta en su conjunto.

En síntesis, lo analizado en este artículo no puede ser registrado como marca por, justamente, no ser marcas al carecer de poder distintivo, salvo algunos casos excepcionales en los que el signo se conforma de elementos que carecen de poder distintivo y elementos que sí lo tienen, en cuyo caso se obtendrá el derecho sobre el conjunto, mas no sobre los elementos aisladamente considerados, y en estos supuestos siempre se recomienda hacer el pertinente disclaimer.

Carlos María Gallo, septiembre 2024