NFT e marchi: la Juventus prima nella tutela dei propri assets digitali.

Il Tribunale di Roma, diciassettesima sezione imprese civile, con ordinanza cautelare del 20 luglio 2022, si è – tra i primi (o per primo, a quanto consta) - pronunciato sul tema della violazione di marchi da parte di NFT.

La vertenza era stata promossa dalla Juventus Football Club s.p.a., quale titolare dei diritti relativi ai marchi denominativi “JUVE” e “JUVENTUS” ed al marchio figurativo costituito dalla maglia a strisce verticali bianco e nere con due stelle sul petto (che indicano la vittoria del club sportivo di oltre venti scudetti) nei confronti di una società che promuoveva la vendita on line di carte da gioco digitali NFT (non fungible token) e di altri contenuti digitali recanti la fotografia di un calciatore della Vecchia Signora con la maglia e i marchi della squadra.

Nel caso in esame il tribunale ha accolto le doglianze della Juventus valorizzando la notorietà dei suoi marchi, in quanto (ahimè, costa ammetterlo per un tifoso interista) “squadra di calcio italiana più titolata e con maggiori tifosi in Italia ed all’estero” (così l’ordinanza) presente sui principali network e con una diffusa attività di merchandising in vari settori (vestiario, accessori, ma anche videogiochi online, crypto game o blockchain game) effettuata sia tramite web che tramite store fisici - con la conseguenza che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi oggetto dell’esame della corte provengano dalla squadra torinese o da imprese comunque economicamente collegate alla stessa - e le specifiche registrazioni dei marchi azionati, nei cui moduli di registrazione è espressamente indicato (in particolare per la classe 9 della Classificazione di Nizza, relativa a sw, hw, ecc.) che la registrazione riguarda proprio anche prodotti non inclusi nella classificazione ma che sono “inerenti a pubblicazioni elettroniche scaricabili” (ancora l’ordinanza in commento).

La corte romana ha inoltre ritenuto che “nel caso di specie l’utilizzazione dei marchi in oggetto non può essere giustificata (ex art.97 LDA) dall’interesse della pubblicazione dell’immagine di [omissis; l’ex giocatore della Juve ritratto] in considerazione della notorietà del personaggio, in quanto dette pubblicazioni non sono finalizzate a scopi scientifici o didattici, ne sono giustificate da un’esigenza pubblica di informazione”; peraltro, “La circostanza che [omissis] abbia effettivamente giocato nella Juventus e che questi abbia concesso l’autorizzazione all’utilizzo della propria immagine tramite la creazione di Cards che riproducevano il giocatore con le diverse maglie delle squadre in cui ha giocato non escludono, quindi, la necessità di chiedere l’autorizzazione dell’utilizzo dei marchi registrati inerenti le squadre di cui sono riprodotte le maglie e la denominazione, in quanto si tratta di beni destinati alla vendita commerciale, in relazione alle quali anche la fama delle diverse squadre in cui il calciatore ha giocato contribuiscono a dare valore all’immagine digitale da acquistare”.

Su tali presupposti, la corte romana ha quindi riconosciuto la contraffazione dei marchi bianconeri, ravvisando un concreto “pericolo di danno sia in relazione alla possibile volgarizzazione del marchio che in relazione alla lesione dei diritti di sfruttamento del marchio medesimo”, e le ipotesi di concorrenza sleale lamentate e inibito di conseguenza alla resistente l’ulteriore prosecuzione dell’attività contestata, con le imposizioni di penali e l’ordine di ritiro dal commercio delle carte NFT.

Ordine in verità di non facile attuazione per quelle carte che sono già nella disponibilità dei terzi acquirenti (o dei loro ulteriori aventi causa).

Avv. Gilberto Cavagna, Bipart studio legale